正版新书]知识产权实务精要与疑难解析北京恒都律师事务所978750

一、商标领域
(一)域外商标注册
美国商标注册提供使用证据的注意事项
美国商标申请的审查流程
(二)商标授权确权焦点问题
当注册商标遇上撤三制度
——被审查的不仅仅是“用与不用”
撤三案件中不符合交易习惯的使用证据不予采信
——以“丽友LY及图”商标撤三案件为例
“湾仔码头”的“沉”与“浮”
——浅析商标“撤三”案件中“象征性使用”的证据排除
保护未注册商标前应作“合法性审查”
——以“凯撒”“赖茅”“荣华”商标等案件为例
“TKDKABEL”商标行政诉讼案件的多重典型意义
从“牛图形”商标异议复审行政纠纷案看在先著作权权属的认定
“葵花宝典”，不是想“抢”就能“抢”
——简论商标领域的商品化权益
从“邦德007”到“功夫熊猫”：电影角色“商品化权”在《商标法》
中的认定标准
“束北老绑畏”商标注册在酒上易产生不良影响
——从“束北老绑畏”商标驳回复审案看《商标法》第十条第一款
第(八)项“有其他不良影响”
微信商标行政诉讼案简评
从“拉链”到“优盘”，再到“谷歌”：商标通用化的悲与喜
服务商标保护中遇到的地域性问题
“混淆”or“淡化”，法院如何划定驰名商标保护圈
“今日头条”被索赔亿元，第35类防御性商标到底要不要注册
当地理标志商标遭遇普通商标
(三)商标评审程序性问题
《商标评审案件口头审理办法》解读
“不告不理”及“一事不再理”的适用
——“凯撒王”商标行政诉讼纠纷案
(四)商标民事侵权
被告在“灯”上使用“沃尔玛”不侵权，只因案外人已注册成商标
剪得掉的商标，剪不掉的纠纷
——“剪标”产品商标侵权可能性分析
一言不合就侵权：从“骆驼”“途牛”公司维权案看公司起名学问
“许诺销售”不构成商标侵权
被诉商标侵权，这几种情况下“注册商标”这个挡箭牌不好用
企业名称简化使用离商标侵权到底有多远
变守为攻：与商标抢注入battle的策略
二、专利领域
(一)专利申请与审查
指南修改了，智能医疗的专利机会来了Ⅱ马
——浅议《专利审查指南》修改对计算机程序实现疾病诊断的
专利审查标准影响
苹果公司在中国教育领域的专利布局
审查员和专利律师都容易忽视的法律问题
——技术问题本身是否容易被发现
透过航空用合金，浅谈发明专利的创造性问题

恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、商业诉讼为核心业务的*的综合性律师事务所，本着“创新、探索、沟通”的精神，在2016年6月开通了“恒都法律研究院”微信公众号，通过该公众号平台发布恒都的*研究成果、重大业绩新闻等文章，每篇文章均由恒都专业律师团队结合实践经验、经过深入研究撰写而成。恒都开通“恒都法律研究院”旨在为业内外人士传递*司法观点、典型案例，并就感兴趣的问题进行交流沟通。

从“邦德007”到“功夫熊猫”：电影角色“商品化权”在《商标法》中的认定标准商标诉讼专业组樊慧东律师【引言】商品化权起源于美国1953年的“海兰”案，一般认为，美国确立商品化权（形象权）制度的判例始于1953年的“海兰诉托普斯案”。一名棒球手同海兰公司签订了独占性许可协议，许可海兰公司在贸易卡片中使用他们的肖像，而随后托普斯公司也同这名棒球手签订了类似协议。于是，海兰诉诸法院称自己对上述肖像拥有独占性财产利益，托普斯辩称海兰所签的协议仅能视为棒球手对原告放弃隐私侵权的起诉，并不能授予反对第三方的权利。纽约州上诉法院的判决书中写道：“我们认为，除了独立的隐私权外（他是不可转让的，人格性的），一个人对他的肖像的经济价值还拥有一项权利……这项权利可以被称为形象权（therightofpublicity）。因为众所周知的是，公众人物不会因其面容被暴露于大庭广众之下而感到情感的伤害，他们痛苦的是其面容被作为商业广告出现于报纸、杂志、公共汽车、火车和地铁上而自己未得到报酬。因此，形象权必须是一种可以对第三者主张的排他性权利，否则，其经济价值难以实现。”自此，法院逐渐接受了“形象权”这种新型权利，并最终得到了美国法学会的一致确认。并逐渐被澳大利亚、加拿大、日本等国法院以判例形式所承认。我国在立法上也并未引入商品化权，《商标法》《民法通则》等均无“商品化权”的明确规定。然而，从“邦德007”到“功夫熊猫”，电影角色的“商品化权”逐步成为《商标法》第三十二条认可的“在先权利”。
商品化权，又称形象权，是指将知名形象、知名作品名称付诸商业性使用的权利。而角色商品化权是指为了满足特定顾客的需求，使顾客基于与角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务，通过虚构角色的创造者或者自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。参考1993年11月WIPO国际局公布的《角色商品化权研究报告》。
随着我国社会主义市场经济的进一步发展，电影角色的商品化现象日益突出，由此衍生的纠纷层出不穷。面对海外舶来的“商品化权”，司法机关往往因缺乏法律依据而无所适从。商品化现象在普通的商品贸易中早已司空见惯，商家为了获得消费者的青睐和关注，习惯于将当下消费者喜欢或追捧的形象外化于商品的包装上，以期获得更高的收益。而在物欲横流的商品化时代，影视作品站在娱乐与时尚的前沿，其角色背后无疑隐藏了巨大的商业利益。然而，我国的立法中并未对商品化权利进行明确规定，但从“邦德007”到“功夫熊猫”的案例中可以看出，司法实践已经逐步在判例中认定电影角色的“商品化权”构成《商标法》第三十二条规定的“在先权利”。
案例1：“JAMESBOND”案案号：（2010）一中知行初字第2808号行政判决（2011）高行终字第374号裁判要点：丹乔公司对第三人谢花珍申请注册“邦德007BOND”商标提出异议，请求不予核准被异议商标注册。丹乔公司认为“007”与“JAMESBOND”是丹乔公司发行的系列电影主角的代号和名字，具有独创性，丹乔公司对其享有版权、商标权及角色商品化权。
续表阶段认定结果商标局阶段商标局于2007年10月8日作出（2007）商标异字第05075号《“邦德007BOND”商标异议裁定书》，认定著作权保护作品的形式及内容，而非作品名称本身，丹乔公司并未在相关类别在先申请或注册被异议商标，丹乔公司称谢花珍恶意抄袭其商标及侵犯其著作权的异议理由不能成立。商评委阶段2010年3月1日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第04817号《关于第3121466号“邦德007BOND”商标异议复审裁定书》，认定丹乔公司所提异议复审理由均不成立，依据《商标法》第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标予以核准注册。一审阶段谢花珍申请注册被异议商标的行为违反了诚实信用的公序良俗，被异议商标属于《商标法》第十条第一款第（八）项所规定的“有其他不良影响的标志”。商标评审委员会对被异议商标申请注册是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项规定的认定有误，应予纠正。判决：一、撤销商标评审委员会第04817号裁定；二、商标评审委员会就被异议商标异议复审申请重新作出裁定。二审阶段根据丹乔公司提交的证据可以认定在被异议商标申请注册之前，“007”“JAMESBOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，“007”“JAMESBOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。二审法院最终维持原判。 案例2：“功夫熊猫”案案号：（2014）一中行（知）初字第4257号（2015）高行（知）终字第1969号裁判要点：梦工厂动画影片公司对第三人胡晓中申请注册“KUNGFUPANDA”商标提出异议，请求不予核准被异议商标注册。梦工厂动画影片公司出异议，认为上述商标的注册损害了梦工场公司就“功夫熊猫”电影名称以及形象名称享有的“商品化权”。
阶段认定结果商评委阶段2013年11月11日，商标评审委员会作出商评字〔2013〕第105133号《关于第6806482号“KUNGFUPANDA”商标异议复审裁定书》，认定“商品化权”在我国并非法定权利或者法定权益类型，且梦工厂公司并未指出其请求保护的“商品化权”的权利内容和权利边界，亦不能意味着其对“KUNGFUPANDA”名称在商标领域享有绝对的、排他的权利空间。一审阶段鉴于现有的法律中并未将所谓“商品化权”设定为一种法定权利，故其并不属于2001年《商标法》第三十一条中所规定的在先权利中的法定权利。因此，被异议商标的申请注册并未违反2001年《商标法》第三十一条的规定。二审阶段梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。
“邦德007BOND”商标异议纠纷案是我国司法机关第一次明确将角色商品化权在商标确权案件中作为在先权利给予保护。从“邦德007”到“功夫熊猫”，电影角色的“商品化权”在商标司法实践中逐步被认可，为商品化权的救济提供了商标权保护的路径。
当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用商标法第三十二条“在先权利”拘束力。但并非所有的电影角色或电影形象都可以纳入在先权利保护的范围，电影角色的“商品化权”需要在“有理、有据、有节”的探索中逐步规范、统一其认定标准。
正如钟鸣博士在“AIPPI中国分会版权热点论坛”商品化问题研究中介绍的北京高院对“商品化权”的最新意见，即“坚持权利法定原则，只有对形象的商业化利益进行分析，确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。”在商标确权案件中，虽然应当对电影角色商品化权应当予以保护，但要在个案中明确保护的边界。从在先的判例中可知，在认定电影角色商品化权时，应当综合考虑以下因素：第一，电影的知名度及影响力。商品化权的载体首先要求实现商品化，而知名度是角色商品化的重要考量。知名度越高、影响力越强，该商品化权的保护范围随之扩大，反之亦然。因此，只有具有较高知名度和影响力的电影角色才能成为商品化权益的保护对象，只有这样才能对相关公众形成吸引力和市场竞争力，才具有能被商业化运用的价值。
第二，商标混淆的可能性。商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。我国现行《商标法》的立法宗旨在于防止消费者对商品或服务来源产生混淆误认。
在商标确权案件中，系争商标只有注册在所涉及作品通常可能延伸到的相关商品上，容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可，或者与原作品权利人存在其他特定联系时，才有可能获得支持。李钊：《007、哈利波特……知名作品形象如何进行商品化权保护？》，载《中国知识产权报》2015年11月。
由此可见，电影角色商品化的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，需要根据商标指定使用的商品或服务与电影角色的关联性进行判断，倘若系争商标的权利人是利用电影的知名度及影响力获取商业利益的，导致相关公众的混淆误认，即构成了对在先的“商品化权”的侵犯。
【结语】商品化权是经济发展的产物，商品化权利保护的单独立法是一个长期的过程，需要立足国情，有序推进。但在没有立法之前，我们需要在个案中寻找司法认定的原则，在正当性指引下抵制恶意侵害在先“商品化权”的行为。

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